BGH, Urteil vom 30. 1. 2007 – X ZR 53/04 – Funkuhr II; OLG München (lexetius.com/2007,259)

[1] Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff für Recht erkannt:

[2] Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 18. März 2004 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

[3] Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. März 1985 angemeldeten und nach Erlass des Berufungsurteils am 26. März 2005 durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents 35 10 861, das eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr, insbesondere eine Funkuhr, betrifft. Mit Urteil vom 23. September 1999 (X ZR 50/97, bei Bausch, BGH 1999—2001, 129) hat der Senat das Patent unter Abweisung der weitergehenden Nichtigkeitsklage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass an die Stelle der erteilten Patentansprüche acht Patentansprüche getreten sind, von denen Patentanspruch 1 lautet:

"Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr mit einem optronischen Sensor, wobei Räder zum Antreiben von Anzeigemitteln als Lochblendenscheiben für eine Lichtschranke (31, 32; 39) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des Werkes (1) einer Funkuhr in die Lichtschranke (31, 32; 39) ein Zwischenrad (6, 13) und das von seinem Ritzel (7, 14) getriebene Rad (8, 15) mit je einer Blendenöffnung (35) hineinragen."

[4] Die Klägerin stellt Räderwerke für Funkuhren her. Solche Räderwerke lieferte sie an die H. Corp. Ltd. (im Folgenden: H.) in H., die hieraus Funkwecker herstellte, die sie ihrerseits an die K. Warenhaus AG (im Folgenden: K.) lieferte.

[5] Die Beklagte sah in dem Vertrieb der Wecker eine Verletzung ihres Patents und mahnte K. deswegen ab. In der Folge stornierte H. die der Klägerin erteilten Aufträge.

[6] Die Klägerin hat die Feststellung begehrt, dass der Beklagten ihr gegenüber kein Unterlassungsanspruch zustehe. Ferner hat sie die Beklagte wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (Abnehmerverwarnung) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz in Anspruch genommen.

[7] Das Landgericht hat antragsgemäß erkannt.

[8] Im Berufungsverfahren haben die Parteien die negative Feststellungsklage übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Das Berufungsgericht hat die Klage wegen Schutzrechtsverwarnung abgewiesen und der Klägerin auch die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits auferlegt (OLG München, GRUR-RR 2004, 189).

[9] Mit der insoweit vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung weiter, wobei die Parteien übereinstimmend den Unterlassungsantrag für in der Hauptsache erledigt erklärt haben.

[10] Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision hat keinen Erfolg.

[11] I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Klägerin stünden Ansprüche wegen Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht zu. Es fehle an einem unmittelbaren betriebsbezogenen Eingriff. Die Klägerin habe nicht den abgemahnten K. mit Funkweckern, sondern H. mit einer "Gearbox" (Räderwerk) beliefert, die in die von H. vertriebenen Wecker mit weiteren, von einem anderen Zulieferer gestellten Elementen eingebaut worden sei. Die Klägerin sei also nicht die Herstellerin der Funkwecker und auch nicht der Zulieferer für K., sondern nur einer von mehreren Zulieferern der H. gewesen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29. Juni 1977 (I ZR 186/75, GRUR 1977, 805 – Klarsichtverpackung) müsse der Zulieferer eines Verwarnten die wirtschaftlichen Nachteile der Entscheidung des Verwarnten, sich einer Schutzrechtsverwarnung zu beugen, hinnehmen. Für den Zulieferer (Klägerin) des Zulieferers (H.) müsse dies erst recht gelten.

[12] II. Das hält im Ergebnis der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

[13] Der Klägerin stehen Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung gegen die Beklagte nicht zu.

[14] 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt die sachlich unberechtigte Verwarnung eines Abnehmers wegen Schutzrechtsverwarnung allerdings einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht des Herstellers des beanstandeten Produkts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar (s. zuletzt BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGHZ 165, 311 – Detektionseinrichtung II). Das Berufungsgericht hat dies nicht verkannt, jedoch für maßgeblich gehalten, dass die Klägerin nicht Herstellerin der von K. vertriebenen Funkwecker sei.

[15] Darauf kommt es jedoch nicht an. Gegenstand des von der Beklagten zur Rechtfertigung der Schutzrechtsverwarnung herangezogenen Patents ist keine Funkuhr, sondern eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Funkuhr. Die Beklagte hat demgemäß den Vertrieb des Weckers nicht als solchen beanstandet, sondern deshalb, weil der Wecker eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung aufwies, die nach Meinung der Beklagten ihr Patent verletzte. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann daher der Tatbestand einer die Rechte der Klägerin verletzenden unberechtigten Schutzrechtsverwarnung nicht verneint werden.

[16] 2. Das Berufungsurteil erweist sich jedoch als im Ergebnis zutreffend.

[17] a) Die Klägerin kommt auch nicht als Herstellerin der Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung in Frage.

[18] Das Berufungsgericht hat im Zusammenhang mit der für seine Teilkostenentscheidung nach § 91a ZPO gegebenen Begründung ausgeführt, entgegen der Auffassung des Landgerichts komme die Klägerin nicht als (Mit-) Täterin einer unmittelbaren Patentverletzung in Betracht. Es fehle an dem für eine Mittäterschaft erforderlichen bewussten und gewollten Zusammenwirken der Klägerin einerseits und H. s und K. s andererseits. Der einzige Beitrag der Klägerin könne nur die Herstellung und Lieferung der "Gearbox" an ein im Ausland sitzendes Unternehmen sein. Das hält den Angriffen der Revision stand.

[19] Die Klägerin hat keine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung, wie sie Gegenstand des Patents ist, hergestellt. Nach ihrem eigenen Vorbringen und den Feststellungen der Tatsacheninstanzen hat sie vielmehr ein Räderwerk an H. geliefert, das von dieser jedenfalls noch um den optoelektronischen Sensor ergänzt werden musste, der der Erkennung der Zeigerreferenzposition dient und Bestandteil der geschützten Gesamtkombination ist. Damit scheidet jedoch eine unmittelbare Benutzung der patentgemäßen Lehre durch die Klägerin aus. Wie der Senat bereits in der "Rigg" -Entscheidung ausgesprochen hat, ist eine unmittelbare Verletzung eines Kombinationspatents grundsätzlich nur zu bejahen, wenn die Verletzungsform von der Gesamtheit der Kombinationsmerkmale Gebrauch macht. Von diesem Grundsatz können allenfalls dann eng begrenzte Ausnahmen zugelassen werden, wenn die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens aufweist und es zu ihrer Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher, für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten bedarf. Nur dann kann es gleichgültig sein, ob der letzte, für die erfinderische Leistung unbedeutende Akt des Zusammenfügens der Gesamtvorrichtung von Dritten vorgenommen wird (BGHZ 82, 254, 256 – Rigg; BGHZ 159, 76, 91 – Flügelradzähler). Als "nebensächliche Zutat" kann die Hinzufügung der optoelektronischen Bauteile jedoch nicht angesehen werden. Denn erst mit ihrer Hilfe können das Räderwerk und die in den Rädern vorgesehenen Blendenöffnungen zur Erkennung einer Referenzposition genutzt werden.

[20] Auch der Umstand, dass die Klägerin durch die Lieferung der Räderwerke eine notwendige und wesentliche Bedingung für die Herstellung der Anzeigestellungs-Detektionseinrichtungen gesetzt hat, genügt nicht, um sie als Täterin des Herstellungsvorgangs anzusehen. Zwar kann ein solches Verhalten grundsätzlich die Haftung für die hierdurch (mit-) verursachte Benutzung des Patents begründen. Da jeder Beteiligte – gegebenenfalls neben anderen als Nebentäter im Sinne des § 840 Abs. 1 BGB – bereits für eine fahrlässige Patentverletzung einzustehen hat, genügt grundsätzlich jede vorwerfbare Verursachung der Rechtsverletzung einschließlich der ungenügenden Vorsorge gegen solche Verstöße (Sen. Beschl. v. 26. 02. 2002 – X ZR 36/01, GRUR 2002, 599 – Funkuhr I). Das darf jedoch nicht dazu führen, den Tatbestand der unmittelbaren Patentverletzung auf Fälle notwendiger Teilnahme zu erstrecken, die der Tatbestand nach seinem Sinn und Zweck nicht erfassen soll. So setzt der Abnehmer einer patentgemäßen Vorrichtung zwar regelmäßig eine notwendige Bedingung für deren Inverkehrbringen, ist jedoch gleichwohl für das Inverkehrbringen nicht haftbar. Entsprechend verhält es sich mit demjenigen, der an den Hersteller einer erfindungsgemäßen Vorrichtung Teile liefert, die gegebenenfalls im Sinne des § 10 PatG als Mittel in Betracht kommen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Er setzt zwar eine notwendige Bedingung für die – von ihm gegebenenfalls auch gewollte – Herstellung des geschützten Gegenstands. Seine patentrechtliche Verantwortung richtet sich jedoch – jedenfalls solange nur eine fahrlässige Patentverletzung in Betracht kommt – ausschließlich nach § 10 PatG, da andernfalls die von dieser Vorschrift seiner Verantwortung gezogenen Grenzen unterlaufen würden.

[21] Soweit das Berufungsgericht ein vorsätzliches Handeln der Klägerin verneint hat, wird dies von der Revision nicht angegriffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Ebenso wenig ergeben sich aus den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin als für das Endprodukt verantwortlicher "eigentlicher Hersteller" den Produktionsprozess gesteuert hat und H. lediglich als verlängerte Werkbank der Klägerin tätig geworden ist.

[22] b) Der Klägerin stehen auch nicht deswegen Ansprüche gegen die Beklagte zu, weil ihr, verletzte die Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung des von K. vertriebenen Weckers das Patent, eine mittelbare Patentverletzung durch Lieferung des Räderwerks zur Last gelegt werden könnte.

[23] aa) Die Aktivlegitimation der Klägerin scheitert allerdings nicht daran, dass sie nicht als mittelbare Verletzerin in Betracht käme.

[24] Mit den Räderwerken hat die Klägerin Mittel geliefert, die sich – wenn die der Schutzrechtsverwarnung zugrunde liegende Auffassung der Beklagten zutrifft, dass eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung mit einem dem Erzeugnis der Klägerin entsprechend ausgestalteten Räderwerk in den Schutzbereich des Klagepatents fällt – auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und deren Lieferung an Nichtberechtigte zur Benutzung im Inland der Klägerin daher untersagt war, sofern die Räderwerke zur Benutzung der Erfindung nicht nur geeignet, sondern von ihrem Abnehmer (H.) auch bestimmt waren und dies entweder der Klägerin bekannt oder nach den Umständen offensichtlich war.

[25] Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen scheidet die Klägerin nicht deshalb als mittelbare Patentverletzerin aus, weil sie die Räderwerke ins Ausland geliefert hat. Nach § 10 PatG hat das Patent die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Inland anzubieten oder zu liefern, sofern der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Eine Lieferung vom Inland ins Ausland ist jedoch eine Lieferung im Geltungsbereich des Patentgesetzes, denn sie findet teilweise im Inland statt. Sie fällt gleichwohl nicht unter das Verbietungsrecht nach § 10 PatG, wenn die Benutzung der Erfindung im Ausland erfolgen soll, da sie dann nicht geeignet ist, das Verbietungsrecht des Patentinhabers aus § 9 PatG zu gefährden (BGHZ 159, 76, 85 – Flügelradzähler). Erfolgt die Lieferung jedoch zur Benutzung der Erfindung im Inland, wird gerade diejenige Gefährdung der inländischen Patentrechte des Schutzrechtsinhabers herbeigeführt, der § 10 PatG vorbeugen soll.

[26] Das Berufungsgericht hat allerdings keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Räderwerke an H. zur Benutzung der Erfindung im Inland geliefert hat, d. h. zum Einbau in Funkwecker, die an K. und damit in die Bundesrepublik Deutschland geliefert werden sollten. Es ist lediglich festgestellt, dass H. die Funkwecker mit den Räderwerken der Klägerin tatsächlich an K. geliefert hat. Auf die offengebliebene Frage kommt es jedoch nicht an.

[27] bb) Denn aus einer bei Begründetheit der Schutzrechtsverwarnung möglichen mittelbaren Patentverletzung ergibt sich keine Anspruchsberechtigung der Klägerin.

[28] Gegenüber der Klägerin hat die Beklagte das Patent nicht geltend gemacht. Sie hat die Klägerin weder verwarnt noch sich ihr gegenüber, wie bereits das Landgericht festgestellt hat, auch nur Ansprüchen aus dem Patent berühmt.

[29] Die gegenüber K. ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung, deren mangelnde Berechtigung für das Revisionsverfahren zugunsten der Klägerin zu unterstellen ist, stellt zunächst einen Eingriff in das Recht der verwarnten K.

[30] Warenhaus AG an ihrem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar. Darüber hinaus verletzte die Verwarnung auch das Recht der H. Corp. Ltd. als der K. -Lieferantin und Herstellerin des als patentverletzend beanstandeten Erzeugnisses. In eine durch das Deliktsrecht geschützte Rechtsposition von Zulieferern der H. – einschließlich der Klägerin – ist durch die Schutzrechtsverwarnung hingegen nicht eingegriffen worden.