BGH, Urteil vom 15. 12. 1999 – I ZR 114/97 – PLAYBOY; OLG Stuttgart; LG Stuttgart (lexetius.com/1999,518)

[1] Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher für Recht erkannt:

[2] Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 4. April 1997 aufgehoben.

[3] Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

[4] Tatbestand: Die Parteien streiten über die Verwendung der Bezeichnung "PLAYBOY" auf dem deutschen Markt.

[5] Die Klägerin bezeichnet sich als Muttergesellschaft der "PLAYBOY" -Unternehmensgruppe und gibt nach eigenen Angaben seit etwa 40 Jahren das "PLAYBOY-Magazin" in den USA heraus. Eine deutsche Ausgabe dieses Magazins erscheint seit 1972 im B. -Verlag. Seit Ende der 70er Jahre vermarktet die Klägerin in Deutschland auch ihre "Häschenmarke", und zwar zunächst für Schmuck und Lederwaren und seit etwa 1980 auch für Bekleidung. Nach ihren Angaben setzte die Klägerin darüber hinaus auch schon seit 1974 ihre Marke bzw. ihr Firmenschlagwort "PLAYBOY" insbesondere im Bekleidungssegment in Deutschland ein.

[6] Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarken "PLAYBOY" Nr. 791 436 (Priorität 14. August 1963), eingetragen für "Lichtbild- und Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitschriften", Nr. 1 069 842 (Priorität 14. März 1984), eingetragen für "Druckschriften" und eine Vielzahl anderer Waren, auch für "Textilstoffe, Gardinen, Vorhänge, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche" und Nr. 2 071 959 (Priorität 22. März 1994), eingetragen für "Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen".

[7] Die Umsätze der Klägerin bzw. ihrer Lizenznehmer in Deutschland auf den Warengebieten außerhalb des Zeitschriftenbereichs sollen nach ihren Angaben im Millionenbereich liegen.

[8] Die Beklagte, ein französisches Unternehmen, ist auf dem Bekleidungssektor tätig. Sie stellt insbesondere Herren- und Kinderhemden her und verwendet – neben anderen – insbesondere die Kennzeichnung …

[9] Die Beklagte setzte zuletzt im Jahre 1995 knapp 96 Mio. FF um. Davon sollen nach ihren Angaben Umsätze von knapp 26 Mio. FF unter Verwendung der abgebildeten Kennzeichnung erzielt worden sein. Hinsichtlich des Gesamtumsatzes der Beklagten soll nach eigenen Angaben ein Anteil zwischen 3, 5 und 6 % exportbezogen gewesen sein.

[10] Die Beklagte ist Inhaberin verschiedener international registrierter Marken, die ausschließlich oder in Verbindung mit graphischen Zusätzen das Wort bzw. die Wortverbindung "PLAYBOY" enthalten. Es handelt sich um die im Jahre 1987 auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckte IR-Marke Nr. 305 759 für Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, die durch Mitteilung vom 17. April 1972 auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckte IR-Marke Nr. 329 252 für Textilwaren, Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, die durch Mitteilung vom 9. März 1981 auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckte IR-Marke Nr. 447 801 insbesondere für Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Diese Marke war zuvor mit Wirkung vom 29. Mai 1979 auf die frühere DDR erstreckt worden. Die Beklagte ist ferner Inhaberin der seit dem 15. September 1993 auf Deutschland erstreckten IR-Marke Nr. 543 228 insbesondere für Bekleidung und Schuhe.

[11] Die Klägerin hat geltend gemacht, den IR-Marken Nr. 329 252, Nr. 305 759 und Nr. 447 801 sei der Schutz wegen fehlender Benutzung zu entziehen. Dies gelte für die Marke Nr. 447 801 auch insoweit, als sie auf die frühere DDR erstreckt gewesen sei, weil die im Einigungsvertrag vereinbarte fünfjährige Schonfrist inzwischen abgelaufen sei, ohne daß bisher eine Benutzung der Marke erfolgt sei. Die Beklagte habe die Marken Nr. 329 252 und Nr. 305 759 – mangels Mitübernahme des Geschäftsbetriebs – auch nicht wirksam erworben. Die Marke Nr. 543 228 sei jünger als die Namens-, Titel- und Markenrechte der Klägerin in Deutschland. Im übrigen stelle sich die Benutzung des Wortes "PLAYBOY" durch die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Ware als unzulässige Rufausbeutung dar und sei auch wegen Irreführung unzulässig.

[12] Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, durch Erklärungen gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Entziehung des Schutzes einzuwilligen der IR-Marke Nr. 305 759 "PLAY BOY", der IR-Marke Nr. 329 252 "play boy/Bildz." sowie der IR-Marke Nr. 447 801 "PLAY BOY/Bildz.", letztere für die alten und neuen Bundesländer, der IR-Marke Nr. 543 228 "PLAY BOY/Bildz."; 2. hilfsweise in bezug auf den Antrag, in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 447 801 in den neuen Bundesländern einzuwilligen, die Beklagte zu verurteilen, der Benutzung der Marke "PLAYBOY" für Bekleidungsstücke und Schuhwaren durch die Klägerin in den neuen Bundesländern zuzustimmen; 3. unter Androhung von Ordnungsmitteln die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung "PLAYBOY" für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Textilwaren, insbesondere Bett- und Tischdecken, sowie Garne und Fäden für textile Zwecke und Wolle zu verwenden oder verwenden zu lassen.

[13] Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

[14] Sie hat im Wege der Widerklage, der die Klägerin entgegengetreten ist, beantragt, I. die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr a) zur Kennzeichnung eines auf die Herstellung oder den Vertrieb von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Textilwaren, insbesondere Bett- und Tischdecken, sowie Garne und Fäden für textile Zwecke und Wolle gerichteten Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "PLAYBOY" zu verwenden oder verwenden zu lassen; b) Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Textilwaren, insbesondere Bett- und Tischdecken, sowie Garne und Fäden für textile Zwecke und Wolle mit der Bezeichnung "PLAYBOY" zu versehen oder versehen zu lassen, so bezeichnete Waren in Verkehr zu bringen oder in Verkehr bringen zu lassen sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen die Bezeichnung "PLAYBOY" anzubringen oder anbringen zu lassen; II. die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten über den Umfang der vorstehend unter I. bezeichneten Handlungen, soweit sich diese nicht auf Garne und Fäden für textile Zwecke und Wolle beziehen, Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe des unter der Bezeichnung "PLAYBOY" mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Textilwaren, insbesondere Bett- und Tischdecken erzielten Umsatzes unter Angabe der Liefermengen, -zeiten und -preise sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer, ferner der Zahl und des Inhalts von Angeboten sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, einschließlich der Gestehungskosten und einschließlich sämtlicher Kostenfaktoren und des erzielten Gewinns, ferner unter Angabe der Art und des Umfangs betriebener Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern, wobei der Klägerin nach ihrer Wahl vorbehalten bleiben mag, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und Angebotsempfänger nicht der Beklagten, sondern einem von ihr zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Klägerin die Kosten seiner Einschaltung trägt und ihn zugleich ermächtigt, der Beklagten auf konkretes Befragen Auskunft darüber zu geben, ob ein bestimmt bezeichneter Name, eine bestimmt bezeichnete Anschrift oder eine bestimmt bezeichnete Lieferung in der Rechnungslegung enthalten ist; III. festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den vorstehend unter Ziff. I. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird; IV. die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung des für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" am 22. März 1994 beim Deutschen Patentamt unter dem Az.: P 46251/25 Bz angemeldeten und in der Warenzeichenrolle unter der Nr. 2 071 959 "PLAYBOY" eingetragenen Warenzeichens einzuwilligen.

[15] Sie hat eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken in der Bundesrepublik Deutschland behauptet und ergänzend auf eine Benutzung der Marken in der Schweiz verwiesen, die nach dem deutsch-schweizerischen Übereinkommen von 1892 auch für die Bundesrepublik Deutschland rechtserhaltend wirke. Sie hat bestritten, daß die Klägerin "PLAYBOY" zur Kennzeichnung in Deutschland benutzt habe, und hat überdies eine Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen in Abrede gestellt.

[16] Das Landgericht hat die Beklagte zur Einwilligung in die Schutzentziehung betreffend die IR-Marken Nr. 305 759, Nr. 329 252 und Nr. 543 228 und gemäß dem Klageantrag zu 3 – beschränkt auf die alten Bundesländer – zur Unterlassung verurteilt. Auf die Widerklage hat es die Klägerin entsprechend dem Antrag zu I. verurteilt. Im übrigen hat es die Klage und die Widerklage abgewiesen.

[17] Auf die Berufungen beider Parteien hat das Berufungsgericht die Widerklage in vollem Umfang abgewiesen und auf die Klage die Beklagte – ohne Einschränkungen – nach den Anträgen zu 1 und 3 verurteilt.

[18] Mit der Revision verfolgt die Beklagte die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche sowie hinsichtlich der Klage den Abweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision.

[19] Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der IR-Marken Nr. 305 759, Nr. 329 252 und Nr. 447 801 der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:

[20] Die Beklagte habe ihre Marken in der sowohl nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes als auch nach denen des Markengesetzes jeweils maßgeblichen Zeit von März 1989 bis März 1994 bzw. von November 1990 bis November 1995 (betreffend die Marke Nr. 447 801 bezogen auf die neuen Bundesländer) im Inland nicht benutzt. Bis Dezember 1992 sei sie auf dem deutschen Markt nicht präsent gewesen. Die danach von ihr begonnenen inländischen Aktivitäten ließen die Annahme einer ernsthaften Benutzung nicht zu.

[21] Die Beklagte könne sich auch nicht mit Erfolg auf Benutzungshandlungen für ihre IR-Marken in der Schweiz berufen. Art. 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892 habe die deutschen Markeninhabern identischer in Deutschland und der Schweiz geltender Marken daraus entstehende Nachteile ausräumen sollen, daß – damals – nur in der Schweiz ein Benutzungszwang bestanden habe. Mit Hilfe des Art. 5 des Übereinkommens habe sich ein deutscher Inhaber einer in beiden Ländern geschützten Marke vor den Folgen des schweizerischen Benutzungszwangs durch Nutzung in Deutschland, ein schweizerischer Unternehmer durch Benutzung in der Schweiz vor den Folgen eines Benutzungszwangs in Deutschland schützen können. Dagegen ersetze Art. 5 des Übereinkommens nicht einen fehlenden Inlandsgebrauch durch Auslandsgebrauch in der Schweiz (oder umgekehrt).

[22] Auch die IR-Marke Nr. 543 228 unterliege der Schutzentziehung, weil ihr ältere Rechte der Klägerin an der Bezeichnung "PLAYBOY" als Firmenschlagwort und Zeitschriftentitel vorgingen.

[23] II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

[24] Ohne Erfolg macht die Revision allerdings geltend, daß das angefochtene Urteil nicht ordnungsgemäß verkündet worden sei, weil es – wenn überhaupt – ausweislich des Verkündungsprotokolls am 7. April 1997 und nicht in dem vorgesehenen und den Parteien bekannt gegebenen Termin vom 4. April 1997 verkündet worden sei. Dieser Rüge braucht nicht nachgegangen zu werden, weil das Berufungsurteil jedenfalls verkündet und den Parteien auch bekannt geworden ist und die Revision nicht angegeben hat, inwiefern das Urteil auf dem geltend gemachten Verfahrensfehler beruht (GrZS BGHZ 14, 39, 52).

[25] A. Die Klage. 1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß die Beklagte ihre IR-Marken Nr. 305 759, Nr. 329 252 und Nr. 447 801 in der jeweils maßgeblichen Zeit im Inland nicht ernsthaft benutzt habe und ihnen deswegen an sich der Schutz sowohl nach den bisher geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG; § 10 VO int Reg) als auch nach den seit dem 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Markengesetzes (§§ 115, 49, 55 MarkenG) zu entziehen sei (§ 161 Abs. 2 MarkenG). Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern.

[26] a) Das Berufungsgericht hat die für die jeweiligen IR-Marken maßgeblichen Zeiträume bezüglich des Benutzungszwangs nach den vorgenannten Vorschriften in nicht zu beanstandender Weise dahin errechnet, daß sie für die Marke Nr. 305 759 zwischen dem 22. März (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) bzw. dem 30. März 1989 (§ 115 Abs. 2, § 49 MarkenG) und dem 21. bzw. dem 29. März 1994, für die Marke Nr. 329 252 zwischen dem 22. bzw. dem 30. März 1989 und dem 21. bzw. dem 29. März 1994 sowie für die Marke Nr. 447 801 zwischen dem 22. bzw. 30. März 1989 und dem 21. bzw. dem 29. März 1994 bezogen auf die alten Bundesländer und zwischen dem 14. November 1990 und dem 14. November 1995 hinsichtlich des Beitrittsgebietes (vgl. Anl. 1 Kap. III Sachgeb. E § 10 Satz 3 i. V. mit Satz 1 EinigV) lagen. Hiergegen erhebt die Revision auch keine Beanstandungen.

[27] b) Rechtsfehlerfrei – und auch insoweit von der Revision unbeanstandet – ist das Berufungsgericht des weiteren davon ausgegangen, daß die Beklagte während dieser Zeiträume ihre IR-Marken im Inland weder im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG noch im Sinne von § 26 MarkenG benutzt hat, weil sie in der Zeit von 1987 bis zum Dezember 1992 auf dem deutschen Markt nicht präsent gewesen sei und die in der darauffolgenden Zeit seit Februar 1993 in Deutschland begonnenen Aktivitäten nicht für die Annahme einer ernsthaften Benutzung der Marken ausreichten.

[28] 2. Gleichwohl kann deshalb nicht schon von Schutzentziehungsreife der IR-Marken ausgegangen werden, denn die Beklagte hat geltend gemacht, daß sie ihre Marken im maßgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend benutzt habe (vgl. §§ 107, 26 MarkenG) und diese Benutzung ihr nach dem deutsch-schweizerischen Übereinkommen von 1892 zugute komme. Das Berufungsgericht hat die vom Gesetzgeber des Markengesetzes an sich vorausgesetzte Anwendbarkeit des genannten Abkommens (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 83 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 77) für die im Streitfall gegebene Fallgestaltung verneint. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.

[29] a) Das Übereinkommen zwischen dem deutschen Reich und der Schweiz, betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (RGBl. 1894, 511 = BlPMZ 1895, 70) ist weder durch den damaligen Vertrag von Rom noch sonst durch Gemeinschaftsrecht berührt worden (Art. 307 EG). Auch hat, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, das Inkrafttreten des Markengesetzes keine verändernde Wirkung auf das Übereinkommen gehabt. Hiervon wird auch in der Begründung zum Regierungsentwurf und im Schrifttum einhellig ausgegangen (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 26 Rdn. 66; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 26 Rdn. 77 und Zweiseitige Abkommen Rd. 12; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 107; Sack, Festschr. f. Piper, 1996, 603, 619 ff.).

[30] b) Das Übereinkommen bestimmt in seinem Art. 5, daß die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschließenden Parteien eintreten, wenn u. a. eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist angewendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werden sollen, daß die Anwendung in dem Gebiet der anderen Partei erfolgt. Obwohl diese Fassung des Übereinkommens auch das Verständnis einschließt, daß die Benutzung in einem Vertragsstaat derjenigen im anderen Vertragsstaat gleichsteht, hat das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf eine in der Rechtsprechung und im Schrifttum vertretene Ansicht (vgl. BPatGE 22, 221, 224; Bußmann, GRUR 1969, 50; David, GRUR Int. 1972, 269, 270; Droste, GRUR 1974, 522, 524) gemeint, daß das Übereinkommen nur in einer Richtung wirke, also nur die Benutzung durch den Markeninhaber in seinem Heimatland für eine entsprechende Marke im fremden Staat rechtserhaltend wirke, nicht aber die Benutzung im anderen Vertragsstaat für den Heimatstaat. Die für diese Auffassung vorgebrachten Argumente greifen nicht durch; sie vernachlässigen die für die Auslegung völkerrechtlicher Verträge geltenden Grundsätze. Hierfür ist in erster Linie der aus dem Gesamtinhalt, dem Zweck und der Entstehungsgeschichte zu ermittelnde übereinstimmende Wille der vertragschließenden Staaten maßgebend (RGZ 104, 352, 356; 130, 220, 221; BGHZ 52, 216, 220 – Champagner-Weizenbier; 74, 162, 168; 75, 92, 94; 115, 299, 302).

[31] Mit Art. 5 des Übereinkommens war eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip bezweckt; es sollte im Verhältnis der Vertragsparteien die Benutzung in einem Vertragsstaat wie eine rechtserhaltende Benutzung im anderen Vertragsstaat angesehen werden (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Vorabgesetzes BlPMZ 1967, 244, 265; BGH, Urt. v. 26. 6. 1968 – I ZR 55/66, GRUR 1969, 48, 49 – Alcacyl; SchweizBG GRUR Int. 1975, 96, 97 – Mirocor; David, GRUR Int. 1972, 269, 270 unter Bezugnahme auf die Botschaft zum Übereinkommen, BBl. 1892 III S. 250; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 5 Rdn. 63; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 53 und SondV Rdn. 1; Fezer aaO § 26 Rdn. 77; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 107; Sack, Festschr. f. Piper, 1996, 603, 619 ff.). Dieser allgemeine Grundsatz erfaßt zwar für jeden Markeninhaber zwei Varianten, nämlich die Markenbenutzung entweder nur in seinem Heimatstaat mit der Folge der Erhaltung des Markenrechts auch in dem anderen Vertragsstaat oder die Benutzung nur im anderen Vertragsstaat mit der Folge des Rechtserhalts auch im Heimatstaat. Von diesen Varianten hätte die letztere nicht notwendig der staatsvertraglichen Regelung bedurft. Angesichts der Zweckmäßigkeit einer Gesamtregelung kann allein hieraus jedoch kein Schluß darauf gezogen werden, daß deshalb die staatsvertragliche Regelung nur die erste Variante erfassen sollte. Das mag zwar für die ursprüngliche Fassung des Übereinkommens, die nach ihrem Art. 1 nur für Angehörige der Vertragsparteien gelten sollte, nicht ganz fern gelegen haben, weil insoweit eine Trennung der erwähnten Fallgruppen möglich gewesen wäre. Art. 1 des Übereinkommens ist indessen im Zusammenhang mit dem Beitritt des Deutschen Reiches zur Pariser Verbandsübereinkunft durch das Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz zur Abänderung des Übereinkommens vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 26. Mai 1902 (RGBl. 1903, 181 = BlPMZ 1903, 132) aufgehoben worden, weil, wie es in der Denkschrift zum Abkommen heißt, der Hauptgrundsatz, welcher die Gleichstellung der beiderseitigen Staatsangehörigen hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte gewährleistete, in den Art. 2 und 3 PVÜ enthalten sei (BlPMZ 1903, 133). Aus der vorgenommenen Änderung muß deshalb geschlossen werden, daß jedenfalls mit dem Änderungsabkommen beide Fallvarianten erfaßt werden sollten. Denn durch Art. 2 und 3 PVÜ wurde die im Übereinkommen von 1892 nur den eigenen Staatsangehörigen gewährleistete Gleichstellung durch das Prinzip der Inländerbehandlung für alle Angehörigen der Verbandsländer und die ihnen gleichgestellten Gebietsansässigen ersetzt. Für Angehörige anderer Verbandsländer als der Schweiz und Deutschlands war jedoch eine Trennung der Fallvarianten der Benutzung der Marke nur im Heimatstaat oder nur im anderen Vertragsstaat nicht möglich, so daß die Anwendung des Übereinkommens zugunsten dieser Angehörigen der Verbandsstaaten nicht möglich wäre. Eine Einschränkung der Geltung des Art. 5 des Übereinkommens in dieser Weise kann jedoch nicht in Betracht gezogen werden (Sack, Festschr. f. Piper, 1996, 603, 621; zust. Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 107). Denn anderenfalls würden – was nicht beabsichtigt gewesen sein kann – weder Deutschland noch die Schweiz der ihnen nach der PVÜ obliegenden Verpflichtung zur Inländerbehandlung der Angehörigen der Verbandsstaaten entsprechen.

[32] Zwar können – worauf die Revisionserwiderung sich bezieht – die Verbandsländer nach Art. 19 PVÜ einzeln untereinander Sonderabkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums treffen; diese Abkommen dürfen allerdings den Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft nicht zuwiderlaufen. Ein Abweichen von der Verpflichtung zur Inländerbehandlung nach Art. 2 PVÜ durch das Übereinkommen von 1892 in der Fassung des Abkommens von 1902 wäre jedoch nicht mit der Pariser Verbandsübereinkunft in Einklang zu bringen, so daß auch aus diesem Grunde die einschränkende Auslegung des Berufungsgerichts nicht in Betracht kommt.

[33] c) Hieraus ergibt sich zugleich, daß auch die Tatsache, daß die Beklagte nicht Angehörige der Schweiz oder Deutschlands ist und hier auch keinen Sitz oder keine Niederlassung hat, der Anwendung der Bestimmung von Art. 5 des Übereinkommens von 1892 zu ihren Gunsten nicht entgegensteht (vgl. Sack, Festschr. f. Piper, 1996, 603, 621; a. A. David, GRUR Int. 1972, 269; Droste, GRUR 1974, 522, 523).

[34] Etwas anderes kann auch nicht dem Schriftwechsel zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum vom 2. November 1950 über die Fortgeltung des Übereinkommens vom 13. April 1892 (BlPMZ 1955, 292) entnommen werden. Zwar heißt es dort, daß das Übereinkommen "nach wie vor zugunsten schweizerischer (bzw. deutscher) Staatsangehöriger" anwendbar sei. Eine wirksame Einschränkung auf diesen Personenkreis unter Ausschluß von Angehörigen anderer Verbandsländer kann darin jedoch nicht gesehen werden. Für eine derartige Beschränkung hätte es eines neuen Staatsvertrages bedurft (vgl. Droste, GRUR 1974, 522, 523). Der genannte Briefwechsel auf Behördenebene ist, wie die Revision zutreffend hervorhebt, von seiner rechtlichen Qualität her ungeeignet, den Inhalt des Übereinkommens in irgendeiner Hinsicht zu ändern.

[35] 3. Das Berufungsgericht wird demnach dem Vortrag der Beklagten über die Benutzung ihrer IR-Marken in der Schweiz in den jeweils maßgeblichen Zeiträumen, den es bisher – von seinem rechtlichen Ausgangspunkt folgerichtig – unbeachtet gelassen hat, nachzugehen und zu entscheiden haben, ob darin eine nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG und §§ 107, 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung zu sehen ist. Es wird dabei zu beachten haben, daß diese Frage, obwohl eine Verwendung der Marken in der Schweiz in Rede steht, nicht etwa nach der schweizerischen Rechtslage zu beurteilen ist, sondern nach den zuvor erwähnten deutschen Vorschriften, weil das Übereinkommen von 1892 im Zusammenhang mit dem Benutzungszwang allein der Markenverwendung im anderen Staat Bedeutung beimessen, die jeweiligen inländischen gesetzlichen Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung als solche jedoch nicht abändern wollte (vgl. Fezer aaO Zweiseitige Abkommen Rdn. 12; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 107; Breitenmoser, GRUR Int. 1965, 595, 597; Sack, Festschr. f. Piper, 1996, 602, 622 f.; SchweizBG GRUR Int. 1975, 96, 97 – Mirocor; a. A. David, GRUR Int. 1972, 269, 272; Droste, GRUR 1974, 522, 525).

[36] 4. Das Berufungsgericht hat die Schutzentziehungsreife der IR-Marke Nr. 543 228 damit begründet, daß die der Klägerin an ihrem Firmenschlagwort "PLAYBOY" und dem entsprechenden Zeitschriftentitel zustehenden Rechte prioritätsälter als der Zeitrang der Marke der Beklagten sei und diese deshalb weichen müsse.

[37] Die Klägerin führe seit 1971 den Wortbestandteil "PLAYBOY" in ihrer Firma. Sie sei auch unter diesem Firmenschlagwort bekannt. Seit 1966 vertreibe sie eine Zeitschrift unter dem Titel "PLAYBOY" im Inland. Ihre Bekanntheit sei schon seit Mitte der 80er Jahre so groß gewesen, daß nicht nur die amerikanische und deutsche Ausgabe der Zeitschrift "PLAYBOY" mit ihr in Verbindung gebracht werde, sondern auch Waren vielfältigster Art aus dem Bereich der Accessoires bis hin zu Textilien, Kleidung und Schuhwerk, wenn sie mit der "Häschenmarke" oder der Bezeichnung "PLAYBOY" versehen gewesen seien. Der Beklagten selbst stünden keine Markenrechte, Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung oder sonstige Rechte im Inland zu, die den Rechten der Klägerin vorgingen. Sei danach den IR-Marken der Beklagten der Schutz zu entziehen, fehle es für die von der Beklagten im Wege der Widerklage begehrte Verurteilung der Klägerin an der rechtlichen Grundlage.

[38] Da über den Bestand der IR-Marken der Beklagten, wie den vorangehenden Ausführungen zu entnehmen ist, noch nicht abschließend entschieden ist, ihre Schutzentziehungsreife vielmehr der weiteren Prüfung des Berufungsgerichts unterliegt, kann auch die Annahme, der Beklagten stünden keine den Rechten der Klägerin vorgehenden Markenrechte zu, keinen Bestand haben. Fehlt es nämlich an der Schutzentziehungsreife der IR-Marken der Beklagten, kann nicht davon ausgegangen werden, daß die vom Berufungsgericht angenommenen Rechte der Klägerin aus ihrem Firmenschlagwort und ihrem Zeitschriftentitel den Rechten der Beklagten aus ihrer IR-Marke Nr. 543 228 vorgehen.

[39] Auch die diese IR-Marke betreffende Verurteilung der Beklagten kann deshalb nicht aufrecht erhalten bleiben.

[40] B. Die Widerklage. Auch die Abweisung der Widerklage beruht auf dem rechtlichen Ausgangspunkt, daß die IR-Marken der Beklagten, auf die sie die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche gegen die Klägerin gestützt hat, reif für die Schutzentziehung seien. Die angefochtene Entscheidung kann auch insoweit keinen Bestand haben, weil diese Voraussetzung nicht feststeht, sondern der erneuten Prüfung durch das Berufungsgericht unterliegt.

[41] III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.