EuGH, Urteil vom 18. 6. 2009 – C-487/07 (lexetius.com/2009,1392)

[1] In der Rechtssache C-487/07 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) mit Entscheidung vom 22. Oktober 2007, beim Gerichtshof eingegangen am 5. November 2007, in dem Verfahren L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie gegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Inhaberin der Firma "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales", Starion International Ltd erlässt DER GERICHTSHOF (Erste Kammer) unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann sowie der Richter M. Ileši (Berichterstatter), A. Tizzano, A. Borg Barthet und E. Levits, Generalanwalt: P. Mengozzi, Kanzler: R. ere, Verwaltungsrätin, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2008, unter Berücksichtigung der Erklärungen – der L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC und Laboratoire Garnier & Cie, vertreten durch H. Carr, D. Anderson, QC, und J. Reid, Barrister, beauftragt von Baker & McKenzie LLP, – der Malaika Investments Ltd und Starion International Ltd, vertreten durch R. Wyand, QC, sowie durch H. Porter und T. Moody-Stuart, Solicitors, – der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch T. Harris, dann durch L. Seeboruth als Bevollmächtigte im Beistand von S. Malynciz, Barrister, – der französischen Regierung, vertreten durch G. de Bergues sowie durch A.-L. During und B. Beaupère-Manokha als Bevollmächtigte, – der niederländischen Regierung, vertreten durch C. Wissels als Bevollmächtigte, – der polnischen Regierung, vertreten durch A. Rutkowska und K. Rokicka als Bevollmächtigte, – der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes und I. Vieira da Silva als Bevollmächtigte, – der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils und H. Krämer als Bevollmächtigte, nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 10. Februar 2009 folgendes Urteil (*):

[2] 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 und 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) sowie von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung (ABl. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. L 290, S. 18) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 84/450).

[3] 2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen einer Klage der L'Oréal SA, der Lancôme parfums et beauté & Cie SNC und der Laboratoires Garnier & Cie (im Folgenden gemeinsam: L'Oréal u. a.) gegen die Bellure NV (im Folgenden: Bellure), die Malaika Investments Ltd, Inhaberin der Firma "Honey pot cosmetics & Perfumery Sales" (im Folgenden: Malaika), und die Starion International Ltd (im Folgenden: Starion) wegen Markenverletzung.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

[4] 3 Die Richtlinie 89/104 wurde durch die am 28. November 2008 in Kraft getretene Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (ABl. L 299, S. 25) aufgehoben. Für den Rechtsstreit des Ausgangsverfahrens gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts weiterhin die Richtlinie 89/104.

[5] 4 Der zehnte Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 lautet:

"Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bestimmungen über die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr, insbesondere über die Beweislast, sind Sache nationaler Verfahrensregeln, die von der Richtlinie nicht berührt werden."

[6] 5 Art. 5 der Richtlinie 89/104 ("Rechte aus der Marke") bestimmt:

"(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze l und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden: …

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen; …

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen. …"

[7] 6 Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie ("Beschränkung der Wirkungen der Marke") sieht vor:

"Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, …

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen …"

[8] 7 Die Vorschriften über vergleichende Werbung wurden durch die Richtlinie 97/55 in die ursprüngliche Fassung der Richtlinie 84/450 eingefügt.

[9] 8 In den Erwägungsgründen 2, 7, 9, 11, 13 bis 15 und 19 der Richtlinie 97/55 heißt es:

"(2) Mit der Vollendung des Binnenmarktes wird das Angebot immer vielfältiger. Da die Verbraucher aus dem Binnenmarkt größtmöglichen Vorteil ziehen können und sollen und die Werbung ein sehr wichtiges Instrument ist, mit dem überall in der Gemeinschaft wirksam Märkte für Erzeugnisse und Dienstleistungen erschlossen werden können, sollten die wesentlichen Vorschriften für Form und Inhalt der Werbung einheitlich sein und die Bedingungen für vergleichende Werbung in den Mitgliedstaaten harmonisiert werden. Unter diesen Umständen wird dies dazu beitragen, die Vorteile der verschiedenen vergleichbaren Erzeugnisse objektiv herauszustellen. Vergleichende Werbung kann ferner den Wettbewerb zwischen den Anbietern von Waren und Dienstleistungen im Interesse der Verbraucher fördern. …

(7) Es sollten Bedingungen für zulässige vergleichende Werbung vorgesehen werden, soweit der vergleichende Aspekt betroffen ist, mit denen festgelegt wird, welche Praktiken der vergleichenden Werbung den Wettbewerb verzerren, die Mitbewerber schädigen und die Entscheidung der Verbraucher negativ beeinflussen können. Diese Bedingungen für zulässige vergleichende Werbung sollten Kriterien beinhalten, die einen objektiven Vergleich der Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen ermöglichen. …

(9) Damit vergleichende Werbung nicht in einer wettbewerbswidrigen und unlauteren Weise betrieben wird, sollten Vergleiche zwischen Waren und Dienstleistungen, die von Mitbewerbern angeboten werden, nur zulässig sein, wenn diese den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung erfüllen sollen. …

(11) Die Bedingungen für vergleichende Werbung sollten kumulativ sein und uneingeschränkt eingehalten werden. …

(13) Gemäß Artikel 5 der … Richtlinie 89/104 … steht dem Inhaber einer eingetragenen Marke ein Ausschließlichkeitsrecht zu, das insbesondere das Recht einschließt, Dritten im geschäftlichen Verkehr die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische Produkte oder Dienstleistungen, gegebenenfalls sogar für andere Produkte, zu untersagen.

(14) Indessen kann es für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein, Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehörende Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird.

(15) Eine solche Benutzung von Marken, Handelsnamen oder anderen Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers stellt keine Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts Dritter dar, wenn sie unter Beachtung der in dieser Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und nur eine Unterscheidung bezweckt, durch die Unterschiede objektiv herausgestellt werden sollen. …

(19) Ein Vergleich, bei dem eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dargestellt wird, gilt nicht als Vergleich, der die Bedingungen für rechtlich zulässige vergleichende Werbung erfüllt."

[10] 9 Gemäß ihrem Art. 1 bezweckt die Richtlinie 84/450 u. a. die Festlegung der Bedingungen für zulässige vergleichende Werbung.

[11] 10 Art. 2 Nr. 1 dieser Richtlinie definiert als Werbung "jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen zu fördern". Nach Art. 2 Nr. 2a bedeutet vergleichende Werbung "jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht".

[12] 11 Art. 3a Abs. 1 dieser Richtlinie bestimmt:

"Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Sie ist nicht irreführend im Sinne des Artikels 2 Nummer 2, des Artikels 3 und des Artikels 7 Absatz 1; …

d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers;

e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft; …

g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;

h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar."

Nationales Recht

[13] 12 Die Bestimmungen der Richtlinie 89/104 wurden durch das Markengesetz von 1994 (Trade Marks Act 1994) in nationales Recht umgesetzt. Die Umsetzung von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 2 der Richtlinie 89/104 wurde durch Art. 10 Abs. 1 und 3 dieses Gesetzes gewährleistet.

[14] 13 Art. 3 der Richtlinie 84/450 wurde durch die Verordnung von 2000 über die Kontrolle der irreführenden Werbung (Control of Misleading Advertisements [Amendment] Regulations 2000 [SI 2000/914]), die einen neuen Art. 4 A in die Verordnung von 1988 über die Kontrolle der irreführenden Werbung (Control of Misleading Advertisements [Amendments] Regulations 1988 [SI 1988/915]) einführte, in nationales Recht umgesetzt.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

[15] 14 L'Oréal u. a. gehören zur Gruppe L'Oréal, die u. a. Luxusparfums herstellt und vertreibt. Im Vereinigten Königreich sind sie Inhaber folgender bekannter Marken, die für Parfums und andere Duftstoffe eingetragen sind:

- der Marken zum Duft Trésor:

- Wortmarke Trésor (im Folgenden: Wortmarke Trésor),

- Wortbildmarke in Form eines von vorn und von der Seite dargestellten Flakons des Parfums Trésor, das insbesondere das Wort Trésor aufweist (im Folgenden: Marke Flakon Trésor),

- Wortbildmarke in Form einer von vorn dargestellten Parfumschachtel, in der dieser Flakon vertrieben wird und auf der sich insbesondere der Name Trésor findet (im Folgenden: Marke Parfumschachtel Trésor);

- der Marken zum Duft Miracle:

- Wortmarke Miracle (im Folgenden: Wortmarke Miracle),

- Wortbildmarke in Form eines von vorn dargestellten Flakons des Parfums Miracle, das insbesondere das Wort Miracle aufweist (im Folgenden: Marke Flakon Miracle),

- Wortbildmarke in Form einer von vorn dargestellten Parfumschachtel, in der ein Flakon des Parfums Miracle vertrieben wird und auf der sich insbesondere der Name Miracle findet (im Folgenden: Marke Parfumschachtel Miracle);

- der Wortmarke Anaïs-Anaïs;

- der Marken zum Parfum Noa:

- Wortmarke Noa Noa,

- Wortbildmarken, die das Wort Noa in stilisierter Form aufweisen.

[16] 15 Malaika und Starion vertreiben Luxusparfumimitationen der Produktlinie "Creation Lamis" im Vereinigten Königreich. Starion vertreibt auch Luxusparfumimitationen der Produktlinien "Dorall" und "Stitch".

[17] 16 Die Produktlinien "Creation Lamis" und "Dorall" werden von Bellure erzeugt.

[18] 17 Die Produktlinie "Creation Lamis" enthält u. a. den Duft La Valeur, der eine Imitation des Dufts Trésor ist und dessen Flakon und Schachtel eine allgemeine Ähnlichkeit mit den Flakons und Schachteln des Parfums Trésor aufweisen. Dazu gehört auch der Duft Pink Wonder, der den Duft Miracle imitiert und dessen Flakon und Verpackung eine allgemeine Ähnlichkeit mit den Flakons und Schachteln des Parfums Miracle aufweisen.

[19] 18 In beiden Fällen ist unstreitig, dass die Ähnlichkeit nicht geeignet ist, Fachleute oder das Publikum irrezuführen.

[20] 19 Die Produktlinie "Dorall" umfasst u. a. den Duft Coffret d'Or, eine Imitation des Parfums Trésor, dessen Flakon und Parfumschachtel eine leichte Ähnlichkeit mit dem Flakon und der Schachtel des Parfums Trésor aufweisen.

[21] 20 Die schlichten Parfumschachteln der Produktlinie "Stitch" weisen keine Ähnlichkeit mit den Flakons und Verpackungen der von L'Oréal u. a. vertriebenen Parfums auf.

[22] 21 Beim Vertrieb der Parfums der Produktlinien "Creation Lamis", "Dorall" und "Stitch" verwenden Malaika und Starion Vergleichslisten, die den Einzelhändlern übermittelt werden und die die Wortmarke des Luxusparfums aufweisen, das das vertriebene Parfum imitiert (im Folgenden: Vergleichslisten).

[23] 22 L'Oréal u. a. erhoben beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, gegen Bellure, Malaika und Starion Klage wegen Markenverletzung.

[24] 23 Sie machten zum einen geltend, dass die Benutzung von Vergleichslisten eine Verletzung der Rechte aus ihren Wortmarken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa sowie der Wortbildmarken Noa darstelle, was nach Art. 10 Abs. 1 des Markengesetzes von 1994 verboten sei.

[25] 24 Zum anderen brachten sie vor, dass die Nachahmung von Flakons und Schachteln ihrer Erzeugnisse und der Verkauf von Parfums in diesen Aufmachungen ihre Rechte insbesondere aus ihren Wortmarken Trésor und Miracle sowie aus ihren Wortbildmarken Flakon Trésor, Parfumschachtel Trésor, Flakon Miracle und Parfumschachtel Miracle verletze und damit gegen Art. 10 Abs. 3 des Markengesetzes von 1994 verstoße.

[26] 25 Mit Urteil vom 4. Oktober 2006 gab der High Court der Klage statt, soweit sie auf Art. 10 Abs. 1 des Markengesetzes von 1994 gestützt war. Hingegen gab er der auf Art. 10 Abs. 3 des Markengesetzes von 1994 gestützten Klage nur insoweit statt, als sie die Marken Parfumschachtel Trésor und Flakon Miracle betraf.

[27] 26 Sowohl Malaika und Starion als auch L'Oréal u. a. legten gegen dieses Urteil beim Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ein Rechtsmittel ein.

[28] 27 Zur Verwendung von Vergleichslisten, die die Wortmarken erwähnen, deren Inhaber L'Oréal u. a. sind, und die diese für vergleichende Werbung im Sinne der Richtlinie 84/450 halten, stellt sich das vorlegende Gericht die Frage, ob die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers im Rahmen solcher Listen nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 verboten sein kann.

[29] 28 Sei das der Fall, stelle sich die Frage, ob eine solche Benutzung nicht trotzdem nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 erlaubt sein könnte. Da die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers in einer vergleichenden Werbung nach Ansicht des vorlegenden Gerichts unter Art. 6 der Richtlinie 89/104 fällt, wenn diese Werbung Art. 3a der Richtlinie 84/450 entspricht, hält es die Auslegung Letzterer für erforderlich, um im Ausgangsverfahren entscheiden zu können.

[30] 29 Zur Verwendung von Verpackungen und Flakons, die denen der von L'Oréal u. a. vertriebenen Luxusparfums ähneln, fragt das vorlegende Gericht nach der Bedeutung des Begriffs "unlautere Ausnutzung" im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104.

[31] 30 Unter diesen Umständen hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen vorgelegt:

1. Fällt die Benutzung einer Marke in der Weise, dass ein Händler in der Werbung für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines Wettbewerbers für einen Vergleich der Merkmale (und insbesondere des Geruchs) der von ihm vermarkteten Waren mit den Merkmalen (und insbesondere dem Geruch) der von dem Wettbewerber unter dieser Marke vermarkteten Waren so benutzt, dass dies keine Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die Hauptfunktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtigt, unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. b der Richtlinie 89/104?

2. Fällt die Benutzung einer notorisch bekannten eingetragenen Marke im geschäftlichen Verkehr (insbesondere in einer Vergleichsliste) in der Weise, dass ein Händler auf ein Merkmal seines eigenen Produkts (insbesondere dessen Duft) so hinweist, dass dies

a) keine Verwechslungsgefahr hervorruft und

b) nicht den Verkauf der Produkte unter der notorisch bekannten eingetragenen Marke beeinträchtigt und

c) nicht die Hauptfunktion der eingetragenen Marke als Herkunftsgarantie beeinträchtigt oder dem Ruf der Marke durch Verunglimpfung des Images oder durch Verwässerung oder auf andere Art und Weise schadet und

d) eine bedeutende Rolle bei der Vermarktung des Produkts des Händlers spielt,

unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104?

[32] 3. Wie ist die Wendung "in unlauterer Weise ausnutzen" in Art. 3a Buchst. g der Richtlinie 84/450 auszulegen, und nutzt insbesondere ein Händler den Ruf einer notorisch bekannten Marke dadurch unlauter aus, dass er sein Produkt in einer Vergleichsliste mit einem Produkt unter der notorisch bekannten Marke vergleicht?

[33] 4. Wie ist die Wendung "eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung darstellen" in Art. 3a Buchst. h dieser Richtlinie auszulegen, und erfasst sie den Fall, dass eine Partei lediglich wahrheitsgemäß angibt, ihr Produkt teile ein Hauptmerkmal (Geruch) eines notorisch bekannten, von einer Marke geschützten Produkts, ohne dass dies in irgendeiner Weise eine Verwechslung oder einen Irrtum hervorruft?

[34] 5. Entspricht die Benutzung eines Zeichens – das einer eingetragenen Marke von Ruf ähnelt, ihr aber nicht zum Verwechseln ähnlich sieht – durch einen Händler in der Weise, dass

a) die Hauptfunktion der eingetragenen Marke als Herkunftsgarantie nicht beeinträchtigt oder gefährdet wird,

b) die eingetragene Marke oder ihr Ruf weder verunglimpft noch undeutlich gemacht wird und auch keine Gefahr besteht, dass dies geschieht,

c) die Verkäufe des Markeninhabers nicht beeinträchtigt werden und

d) der Markeninhaber nicht um den Lohn für die Förderung, die Pflege oder die Stärkung seiner Marke gebracht wird,

e) der Händler jedoch durch die Benutzung seines Zeichens aufgrund von dessen Ähnlichkeit mit der eingetragenen Marke einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt,

der Ausnutzung des Rufs der eingetragenen Marke "in unlauterer Weise" im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104?

Zu den Vorlagefragen

[35] 31 Wie vom vorlegenden Gericht ausgeführt wurde, betreffen die Fragen 1 bis 4 nach der Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 die Benutzung der Wortmarken, deren Inhaber L'Oréal u. a. sind, in Vergleichslisten durch die Beklagten des Ausgangsverfahrens, während die fünfte Frage nach der Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 die Verwendung von Parfumschachteln und Flakons betrifft, die denen der von L'Oréal u. a. vertriebenen Luxusparfums ähneln, die durch Wort- und Bildmarken geschützt sind. Da Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 aber auch auf die Benutzung dieser Marken in den fraglichen Vergleichslisten anzuwenden sein kann, ist zunächst die fünfte Frage zu beantworten.

Zur fünften Frage

[36] 32 Mit seiner fünften Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass ein Dritter, der ein Zeichen benutzt, das einer Marke mit Wertschätzung ähnelt, die Marke im Sinne dieser Bestimmung in unlauterer Weise ausnutzt, wenn ihm diese Benutzung einen Vorteil beim Vertrieb seiner Waren bringt, ohne aber für das Publikum eine Verwechslungsgefahr mit sich zu bringen oder die Marke oder den Inhaber der Marke zu schädigen oder die Gefahr einer solchen Schädigung zu schaffen.

[37] 33 Zunächst ist daran zu erinnern, dass der rechtliche und tatsächliche Rahmen vom vorlegenden Gericht festgelegt wird, so dass es nicht Sache des Gerichtshofs ist, die Würdigung von Tatsachen in Frage zu stellen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. November 2003, Neri, C-153/02, Slg. 2003, I-13555, Randnrn. 34 und 35, sowie vom 17. Juli 2008, ASM Brescia, C-347/06, Slg. 2008, I-0000, Randnr. 28). Daher ist der Gerichtshof an die Annahme des vorlegenden Gerichts gebunden, dass die Benutzung eines einer Marke ähnelnden Zeichens durch einen Dritten zur Vermarktung von Waren, die die Waren imitieren, für die diese Marke eingetragen wurde, für den Vertrieb der Waren des Dritten vorteilhaft ist, ohne zugleich dem Image oder dem Vertrieb der Waren mit dieser Marke zu schaden, auch wenn das, wie die Regierung des Vereinigten Königreichs und die französische Regierung vorgetragen haben, zunächst wenig wahrscheinlich erscheinen sollte.

[38] 34 Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 führt für bekannte Marken einen Schutz ein, der über den in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Schutz hinausgeht. Die spezifische Voraussetzung für diesen Schutz besteht in einer Benutzung eines einer eingetragenen Marke identischen oder ähnlichen Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 36, vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Randnr. 27, vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Randnr. 40, und zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104 Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, Slg. 2008, I-0000, Randnr. 26).

[39] 35 Im Übrigen hat der Gerichtshof klargestellt, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 auch in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gilt, die mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnr. 30, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnrn. 18 bis 22, sowie adidas und adidas Benelux, Randnr. 37).

[40] 36 Treten die in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln. Es ist daher nicht erforderlich, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. Urteile Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnrn. 29 und 31, und adidas und adidas Benelux, Randnr. 41).

[41] 37 Das Vorliegen einer solchen Verknüpfung beim Publikum stellt eine notwendige Voraussetzung dar, die aber als solche nicht genügt, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine der Beeinträchtigungen gegeben ist, gegen die Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 den Schutz zugunsten bekannter Marken sicherstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil Intel Corporation, Randnrn. 31 und 32).

[42] 38 Diese Beeinträchtigungen sind erstens die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke, zweitens die Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke und drittens das unlautere Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke (vgl. in diesem Sinne Urteil Intel Corporation, Randnr. 27).

[43] 39 Was die auch als "Verwässerung" oder "Schwächung" bezeichnete Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke angeht, so liegt eine solche vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte zur Auflösung der Identität der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Marke, die eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag (vgl. in diesem Sinne Urteil Intel Corporation, Randnr. 29).

[44] 40 Was die Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke betrifft, auch als "Verunglimpfung" oder "Herabsetzung" bezeichnet, so liegt diese Beeinträchtigung dann vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die das identische oder ähnliche Zeichen von Dritten benutzt wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken können, dass die Anziehungskraft der Marke geschmälert wird. Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die von Dritten angebotenen Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können.

[45] 41 Was den Begriff "unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke", auch als "parasitäres Verhalten" und "Trittbrettfahren" bezeichnet, betrifft, ist er nicht nur mit der Beeinträchtigung der Marke verknüpft, sondern auch mit dem Vorteil, den der Dritte aus der Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens zieht. Er umfasst insbesondere die Fälle, in denen aufgrund der Übertragung des Bildes der Marke oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder ähnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren eine eindeutige Ausnutzung der bekannten Marke gegeben ist.

[46] 42 Für die Anwendbarkeit von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 genügt es, dass eine dieser drei Arten von Beeinträchtigungen vorliegt (vgl. in diesem Sinne Urteil Intel Corporation, Randnr. 28).

[47] 43 Daraus folgt, dass sich der Vorteil, den ein Dritter aus der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke zieht, als unlauter erweisen kann, auch wenn die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens weder die Unterscheidungskraft noch die Wertschätzung der Marke oder allgemeiner den Inhaber der Marke beeinträchtigt.

[48] 44 Zur Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. in diesem Sinne Urteil Intel Corporation, Randnrn. 67 bis 69).

[49] 45 Außerdem ist festzustellen, dass im Rahmen einer solchen umfassenden Beurteilung gegebenenfalls auch berücksichtigt werden kann, ob eine Gefahr der Verwässerung oder der Verunglimpfung der Marke besteht.

[50] 46 Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass Malaika und Starion Verpackungen und Flakons, die den von L'Oréal u. a. eingetragenen bekannten Marken ähneln, zum Vertrieb von Parfums verwenden, die "minderwertige" Imitationen der Luxusparfums sind, für die diese Marken eingetragen wurden und verwendet werden.

[51] 47 Das vorlegende Gericht hat einen Zusammenhang zwischen bestimmten von Malaika und Starion verwendeten Aufmachungen und bestimmten Marken für Parfumschachteln und Flakons festgestellt, deren Inhaber L'Oréal u. a. sind. Im Übrigen geht aus dem Vorlagebeschluss hervor, dass dieser Zusammenhang den Beklagten des Ausgangsverfahrens einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft. Aus dem Beschluss ergibt sich auch, dass die Ähnlichkeit zwischen diesen Marken und den von Malaika und Starion vertriebenen Waren absichtlich gesucht wurde, um beim Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen den Luxusparfums und ihren Imitaten zur Erleichterung des Vertriebs Letzterer zu schaffen.

[52] 48 Bei der umfassenden Beurteilung, die das vorlegende Gericht für die Feststellung vornehmen muss, ob unter diesen Umständen eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vorliegt, ist insbesondere der Umstand zu berücksichtigen, dass mit der Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die denen der imitierten Parfums ähnlich sind, von der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marken, unter denen diese Parfums vertrieben werden, zu Werbezwecken profitiert werden soll.

[53] 49 Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen.

[54] 50 Nach alledem ist auf die fünfte Frage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke im Sinne dieser Bestimmung weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder allgemein des Inhabers der Marke voraussetzt. Der Vorteil, der sich aus der Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, durch einen Dritten ergibt, ist eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke durch den Dritten, wenn dieser durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.

Zur ersten und zur zweiten Frage

[55] 51 Mit der ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist, durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung untersagen kann, wenn diese Verwendung die Hauptfunktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen nicht beeinträchtigen kann. Mit der zweiten Frage, die gemeinsam mit der ersten zu prüfen ist, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Inhaber einer notorisch bekannten Marke einer solchen Benutzung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a widersprechen kann, wenn die Benutzung die Marke oder eine ihrer Hauptfunktionen nicht beeinträchtigen kann, aber trotzdem eine bedeutende Rolle bei der Vermarktung des Produkts oder der Dienstleistungen des Dritten spielt.

[56] 52 Zunächst ist festzustellen, dass Vergleichslisten wie die im Ausgangsverfahren streitigen als vergleichende Werbung eingestuft werden können. Denn Werbung im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 84/450 ist jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern. Nach Art. 2 Nr. 2a ist eine solche Werbung als vergleichende Werbung zu beurteilen, wenn ein Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, unmittelbar oder mittelbar erkennbar gemacht werden. Angesichts dieser besonders weiten Definitionen kann es sehr unterschiedliche Formen von vergleichender Werbung geben (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 25. Oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Slg. 2001, I-7945, Randnrn. 28 und 31, vom 8. April 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Slg. 2003, I-3095, Randnr. 35, vom 19. April 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Slg. 2007, I-3115, Randnr. 16, sowie vom 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 [UK], C-533/06, Slg. 2008, I-4231, Randnr. 42).

[57] 53 Im Übrigen ist die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, als eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden anzusehen. Eine solche Benutzung kann daher gegebenenfalls gemäß diesen Bestimmungen verboten werden (vgl. Urteil O2 Holdings und O2 [UK], Randnrn. 36 und 37).

[58] 54 Der Gerichtshof hat aber dargelegt, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt (vgl. Urteil O2 Holdings und O2 [UK], Randnrn. 45 und 51).

[59] 55 Es ist unstreitig, dass Malaika und Starion die Wortmarken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa, so wie sie von L'Oréal u. a. eingetragen wurden, in den Parfumvergleichslisten verwendet haben und nicht Zeichen, die diesen Marken lediglich ähnlich waren. Außerdem sind sie für Waren verwendet worden, die mit den Waren identisch sind, für die die Marken eingetragen sind, nämlich für Parfum.

[60] 56 Eine solche Verwendung fällt in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 und nicht in den von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie.

[61] 57 Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 89/104 gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie gestattet dieses Recht dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

[62] 58 Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass das in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 niedergelegte ausschließliche Recht gewährt wurde, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber dieser Marke zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass diese Marke ihre Funktionen erfüllen kann, und dass die Ausübung dieses Rechts daher auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 51, vom 16. November 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Slg. 2004, I-10989, Randnr. 59, und vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C-48/05, Slg. 2007, I-1017, Randnr. 21). Zu diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen.

[63] 59 Der durch Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 gewährte Schutz ist somit weiter als nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit der Beeinträchtigung einer Hauptfunktion der Marke voraussetzt (vgl. in diesem Sinne Urteile Davidoff, Randnr. 28, und O2 Holdings und O2 [UK], Randnr. 57). Denn nach dem zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 ist der durch die eingetragene Marke gewährte Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut, während im Fall der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellt.

[64] 60 Aus der in Randnr. 58 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung geht hervor, dass der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 nicht widersprechen kann, wenn diese Benutzung keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann (vgl. auch Urteile Arsenal Football Club, Randnr. 54, und Adam Opel, Randnr. 22).

[65] 61 Demgemäß hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass bestimmte Arten der Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken vom Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ausgeschlossen sind, da sie keines der Interessen beeinträchtigen, deren Schutz diese Bestimmung bezweckt, und somit nicht unter den Begriff der Benutzung im Sinne dieser Bestimmung fallen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Mai 2002, Hölterhoff, C-2/00, Slg. 2002, I-4187, Randnr. 16).

[66] 62 Dazu ist jedoch auszuführen, dass sich die im Ausgangsverfahren beschriebene Situation grundsätzlich von der Sachlage unterscheidet, die dem Urteil Hölterhoff zugrunde gelegen hat, da die Benutzung der Wortmarken, deren Inhaber L'Oréal u. a. sind, in den von Malaika und Starion verbreiteten Vergleichslisten keine rein beschreibenden Zwecke, sondern Werbezwecke verfolgt.

[67] 63 Es obliegt dem vorlegenden Gericht, zu prüfen, ob in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens die Benutzung der Marken, deren Inhaber L'Oréal u. a. sind, eine der Funktionen dieser Marken beeinträchtigen kann, wie u. a. die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen der Marken.

[68] 64 Da das vorlegende Gericht im Übrigen festgestellt hat, dass die Marken Wertschätzung genießen, kann ihre Verwendung in den Vergleichslisten auch nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 verboten sein, dessen Anwendbarkeit, wie in Randnr. 50 des vorliegenden Urteils dargelegt wurde, nicht notwendigerweise davon abhängt, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Marke oder ihres Inhabers besteht, vorausgesetzt, der Dritte nutzt die Benutzung der Marke in unlauterer Weise aus.

[69] 65 In Anbetracht des Vorstehenden ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung, die nicht alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, untersagen kann, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder könnte sie beeinträchtigen.

Zur dritten und zur vierten Frage

[70] 66 Mit der dritten und der vierten Frage, die gemeinsam zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen ist, dass ein Werbender, wenn er mittels einer Vergleichsliste und ohne eine Verwechslung oder einen Irrtum hervorzurufen, darauf hinweist, dass seine Ware ein Hauptmerkmal aufweist, das einer unter einer notorisch bekannten Marke vertriebenen Ware ähnlich ist, die vom Produkt des Werbenden imitiert wird, die Bekanntheit dieser Marke im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. g in unlauterer Weise ausnutzt oder im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. h "eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung" darstellt.

[71] 67 In Art. 3a Abs. 1 Buchst. a bis h der Richtlinie 84/450 werden die kumulativen Bedingungen aufgezählt, die eine vergleichende Werbung erfüllen muss, um als zulässig zu gelten.

[72] 68 Diese Bedingungen bezwecken eine Abwägung der verschiedenen Interessen, die durch die Genehmigung der vergleichenden Werbung berührt sein können. So ergibt sich aus den Erwägungsgründen 2, 7 und 9 der Richtlinie 97/55, dass Art. 3a den Wettbewerb zwischen den Anbietern von Waren und Dienstleistungen im Interesse der Verbraucher fördern soll, indem den Mitbewerbern erlaubt wird, die Vorteile der verschiedenen vergleichbaren Erzeugnisse objektiv herauszustellen, und zugleich Praktiken verboten werden, die den Wettbewerb verzerren, die Mitbewerber schädigen und die Entscheidung der Verbraucher negativ beeinflussen können.

[73] 69 Daraus folgt, dass die in Art. 3a Abs. 1 genannten Anforderungen im günstigsten Sinne auszulegen sind, damit mit der Werbung objektiv die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen verglichen werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil De Landtsheer Emmanuel, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung), wobei sicherzustellen ist, dass die vergleichende Werbung nicht in einer wettbewerbswidrigen und unlauteren oder die Verbraucherinteressen beeinträchtigenden Weise betrieben wird.

[74] 70 Was die Verwendung der Marke eines Mitbewerbers in einer vergleichenden Werbung betrifft, unterliegt diese Verwendung nach Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 insbesondere vier speziellen Bedingungen, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d, e, g und h genannt werden. Danach wird verlangt, dass die Verwendung der Marke weder die Verwechslung noch die Herabsetzung oder Verunglimpfung der Marke verursacht, den Ruf der Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzt und eine Ware oder Dienstleistung nicht als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit dieser Marke darstellt.

[75] 71 Wie sich aus den Erwägungsgründen 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 ergibt, sollen diese Bedingungen zum einen das Interesse des Markeninhabers, den Schutz seines Ausschließlichkeitsrechts zu genießen, und zum anderen das Interesse der Mitbewerber des Markeninhabers sowie das der Verbraucher an einer wirksamen vergleichenden Werbung, durch die die Unterschiede zwischen den angebotenen Waren oder Dienstleistungen objektiv herausgestellt werden, in Einklang bringen.

[76] 72 Daraus folgt, dass die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers in einer vergleichenden Werbung gemeinschaftsrechtlich zulässig ist, wenn in dem Vergleich Unterschiede auf solche Weise objektiv herausgestellt werden und der Vergleich nicht bezweckt oder bewirkt, Situationen des unlauteren Wettbewerbs, wie sie insbesondere in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d, e, g und h der Richtlinie 84/450 beschrieben werden, hervorzurufen (vgl. in diesem Sinne Urteil Pippig Augenoptik, Randnr. 49).

[77] 73 Was erstens Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 betrifft, wonach die vergleichende Werbung keine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen darstellen darf, ergibt sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmung sowie aus dem 19. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55 deutlich, dass diese Bedingung nicht nur für gefälschte Waren gilt, sondern für alle Imitationen und Nachahmungen.

[78] 74 Außerdem folgt aus einer systematischen Auslegung von Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450, dass dieser weder voraussetzt, dass die vergleichende Werbung irreführend ist, noch, dass Verwechslungsgefahr besteht. Das Fehlen von Irreführung und Verwechslungsgefahr sind nämlich eigenständige Bedingungen der Zulässigkeit der vergleichenden Werbung nach Art. 3a Abs. 1 Buchst. a und d.

[79] 75 Besonderer Gegenstand der Bedingung nach Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 ist das dem Werbenden auferlegte Verbot, in der vergleichenden Werbung erkennen zu lassen, dass die von ihm vertriebene Ware oder erbrachte Dienstleistung eine Imitation oder Nachahmung der Markenware oder -dienstleistung ist. Wie der Generalanwalt in Nr. 84 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, sind nicht nur Werbebotschaften verboten, die den Gedanken an eine Imitation oder Nachahmung ausdrücklich wecken, sondern auch solche Botschaften, die in Anbetracht ihrer Gesamtdarstellung und des wirtschaftlichen Kontextes im jeweiligen Fall geeignet sind, den betreffenden Verkehrskreisen diesen Gedanken implizit zu vermitteln.

[80] 76 Es ist unstreitig, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Vergleichslisten den Zweck und die Wirkung haben, die betreffenden Verkehrskreise auf das Originalparfum hinzuweisen, als dessen Imitationen die von Malaika und Starion vertriebenen Parfums gelten. Diese Listen beweisen daher, dass die Parfums Imitationen der unter bestimmen Marken, deren Inhaber L'Oréal u. a. sind, vertriebenen Parfums sind, und sie stellen folglich die vom Werbenden vertriebenen Waren als Imitationen von Waren mit geschützter Marke im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 dar. Wie der Generalanwalt in Nr. 88 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist es unerheblich, ob die Werbebotschaft die Aussage enthält, dass es sich um eine umfassende Imitation der Ware mit geschützter Marke handelt oder nur um die Imitation eines wesentlichen Merkmals der Ware, wie im vorliegenden Fall ihres Geruchs.

[81] 77 Was zweitens Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 angeht, wonach die vergleichende Werbung den Ruf einer Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzen darf, ist festzustellen, dass der Begriff "unlauteres Ausnutzen" dieses Rufs, der sowohl in dieser Bestimmung als auch in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 verwendet wird, im Licht der Erwägungsgründe 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 grundsätzlich einheitlich auszulegen ist (vgl. entsprechend Urteil O2 Holdings und O2 [UK], Randnr. 49).

[82] 78 Da in Randnr. 76 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, dass die von den Beklagten des Ausgangsverfahrens verwendeten Vergleichslisten die von ihnen vertriebenen Parfums als Imitation oder Nachahmung der Waren mit geschützter Marke im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. h der Richtlinie 84/450 darstellen, ist die dritte Frage so zu verstehen, dass gefragt wird, ob der sich aus der Verwendung dieser Listen ergebende Vorteil unter solchen Umständen durch die unlautere Ausnutzung des Rufs dieser geschützten Marke im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. g erzielt wurde.

[83] 79 Sobald eine vergleichende Werbung, die die Waren des Werbenden als Imitation einer Markenware darstellt, durch die Richtlinie 84/450 als gegen den lauteren Wettbewerb verstoßend und somit als unerlaubt eingestuft wird, ist der aufgrund einer solchen Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil das Ergebnis eines unlauteren Wettbewerbs und ist daher als unlautere Ausnutzung des Rufs dieser Marke zu betrachten.

[84] 80 Daher ist auf die dritte und die vierte Frage zu antworten, dass Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen ist, dass ein Werbender, der in einer vergleichenden Werbung ausdrücklich oder implizit erwähnt, dass die Ware, die er vertreibt, eine Imitation einer Ware mit notorisch bekannter Marke ist, "eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung" im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. h darstellt. Der aufgrund einer solchen unerlaubten vergleichenden Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil ist als "unlautere Ausnutzung" des Rufs dieser Marke im Sinne von Art. 3a Abs. 1 Buchst. g zu betrachten.

Kosten

[85] 81 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

* Verfahrenssprache: Englisch.